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共同研究講座による発明発掘

共同研究講座における発明発掘と持分の重要性

共同研究を通じて新しい発明を生み出すことができます。大学などの機関と共同研究を行う際には、契約書に成果の帰属や持分を明確に定めておく実務が重要になります。

単に「成果の持分は別途協議する」と定めるだけでは、発明が生じた際にどのような持分割合にするのかという問題が先送りされてしまいます。その結果、重要な発明が生まれた際に、持分割合について当事者間で紛争が生じる可能性が高くなります。そのため、契約書において持分を明確に定義し、重要な発明が生じた場合でも紛争が生じにくい体制を整えることが求められます。

競争優位を設計する知財の２つの視点

将来の知的財産権の上流戦略においては、自社と競合他社が追求する将来の会社の強みや、進出しようとする事業分野が同一又は類似することがあります。この場合の競争を優位に進めるためには、２つの視点を取り入れる必要があります。

第１に、まずは早く出願する実務を徹底することです。他社の公報は、出願から１年６か月が経過した後や、それよりも早く特許として設定登録された場合に公開されます。１年６か月前の競合他社の出願動向を把握してから戦略を立てるのでは遅く、その時点ですでに上流戦略として後れを取っています。したがって、発明発掘すべき領域については自社で深く考え抜き、発明発掘と出願の業務をできる限り早く行うことが重要です。マンパワーが不足する場合には、専門のコンサルタントや特許事務所に依頼することも有力な選択肢となります。

第２に、分割出願を行い、その子出願を係属させる実務を定着させることです。特許査定を得た際、分割出願を完了してから設定登録を行えば、子出願は特許庁に係属することになります。その上で、子出願の審査請求期限に注意しながら、審査請求とさらなる分割出願を繰り返していきます。

この状態を維持しておけば、原則として、その出願日より後に競合他社が類似する製品やサービスを発表した場合に、親出願の当初明細書に記載された範囲内で、子出願の特許請求の範囲を補正できます。相手の製品・サービスの特徴を捕捉するように特許請求の範囲を補正し、審査請求を行って特許査定を得ることができれば、相手方の実施を制止できる可能性が高まります。

よくある質問

3rd_h3_1: 共同研究で生まれた発明の持分割合はどのように決めますか？

契約書において事前に明確に定義する実務を行います。一般的には本研究に要する費用の負担割合と同一とするなどの方法がありますが、特許庁の最新の案内を確認してください。

3rd_h3_2: 競合他社に後れを取らないための出願のタイミングはいつですか？

他社の公報公開を待ってから動くのでは遅いため、発明発掘すべき領域を深く考え抜き、できる限り早く出願することが重要です。最速では、発明をした当日に出願することができる体制を社内に整えることが考えられます。

3rd_h3_3: 分割出願の子出願を係属させるメリットは何ですか？

出願日より後に競合他社が類似する製品やサービスを発表した場合に、親出願の当初明細書に記載された範囲内で特許請求の範囲を補正し、相手方の特徴を捕捉して特許査定を得ることで実施を制止できる可能性が高まります。

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